Для составления юридически действительного лицензионного договора, который будет представлять собой единый документ, подписанный обеими сторонами, необходимо уделить особое внимание согласованию его существенных условий. К таким условиям относятся предмет договора, способы использования объекта интеллектуальной собственности и размер вознаграждения лицензиара. Отсутствие согласия по любому из этих пунктов может привести к признанию договора незаключенным. Тем не менее, сторона, подтвердившая действие договора, например, путем принятия исполнения, не может недобросовестно ссылаться на его незаключенность.
Предмет договора требует детального описания объекта интеллектуальной собственности, на который предоставляется право использования. Необходимо указать его полное наименование, индивидуальные признаки и реквизиты документов, подтверждающих права на него, таких как патент или свидетельство. В случае объемного описания, оно может быть вынесено в приложение к договору. Важно, чтобы все сведения, особенно касающиеся зарегистрированных объектов, точно соответствовали данным государственных реестров, чтобы избежать проблем с регистрацией права. Договор может предусматривать предоставление прав на объекты, которые будут созданы в будущем, при условии их достаточной индивидуализации для определения на момент предоставления права использования. Следует учитывать, что коллективные знаки ЕАЭС не могут быть предметом лицензионного договора.
Способы использования объекта должны быть четко определены в договоре и не противоречить законодательству. Рекомендуется опираться на типовые перечни, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для различных видов объектов. Если какой-либо способ использования не будет явно указан в договоре, он не считается предоставленным.
Вознаграждение лицензиара может быть установлено в виде фиксированной суммы (паушальный платеж) или периодических выплат (роялти), либо в комбинированной форме. Также допускается безвозмездное предоставление прав, однако для коммерческих организаций, заключающих договор об исключительной лицензии на территории всего мира, обязательное условие о плате за нее должно быть предусмотрено. В случае отсутствия указания на размер вознаграждения или его порядок определения, а также на безвозмездность договора, он может быть признан незаключенным.
Помимо существенных условий, рекомендуется включить в договор ряд дополнительных положений. К ним относятся вид лицензии: простая (неисключительная), когда лицензиар сохраняет право выдавать аналогичные лицензии другим лицам, или исключительная, при которой лицензиар не вправе предоставлять права третьим лицам. Если вид лицензии не указан, она считается простой. Также следует определить срок действия договора. При отсутствии такого условия, договор, как правило, считается заключенным на пять лет, но не более срока действия исключительного права на объект. Возможно предоставление права использования объекта на весь срок действия исключительного права, что приведет к автопролонгации договора при продлении срока действия права.
Дополнительно рекомендуется предусмотреть в договоре возможность выдачи сублицензий, пределы использования прав лицензиатом, включая территорию, возможность изменения объекта, ограничения тиража. Важно определить порядок предоставления отчетов лицензиатом, оказания технической поддержки и консультаций, а также следования инструкциям лицензиара. Следует также предусмотреть порядок прекращения договора при немотивированном отказе от него, установив разумный срок после получения уведомления. Ответственность за нарушение исключительных прав, включая штрафную неустойку, также может быть включена в договор. Заверение лицензиара о действительности и принадлежности ему прав на объект является важным условием, за недостоверность которого может быть предусмотрена неустойка.
В случае, если в лицензионном договоре на использование базы данных не указана территория, она считается предоставленной на весь мир для открытой лицензии, и на территории Российской Федерации для остальных случаев. Если срок действия договора не определен, для открытой лицензии на базу данных он действует весь срок действия исключительного права. Для простой (неисключительной) лицензии, заключенной в упрощенном порядке, договор действует до продажи или иного отчуждения экземпляра базы данных. В остальных случаях применяется общее правило о пятилетнем сроке, если иное не предусмотрено законом, и срок договора не может превышать срок действия исключительного права.