Данный материал предназначен для оценки лицензионного договора на предмет потенциальных рисков и распространенных ошибок, включая отсутствие существенных условий, неблагоприятные условия по сравнению со стандартными положениями, несправедливые или недействительные пункты, а также отсутствие выгодных условий, действующих по умолчанию.
Проверка налоговых рисков также является важным аспектом анализа лицензионного договора.
1. Условия о товарном знаке и порядке его использования
Риски:
Отсутствие согласованных условий относительно товарного знака является существенным недостатком. В случае изменения планов лицензиара, это может послужить основанием для признания договора незаключенным. Использование товарного знака определенным образом требует четкого указания в договоре (пункт 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рекомендации:
Убедитесь, что в договоре точно указан товарный знак, на который предоставляется право использования, и его регистрационный номер. Включите перечень товаров и способы использования знака, соответствующие вашим интересам (пункт 6 статьи 1235, пункт 2 статьи 1484, пункт 1.1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации). Для максимально широкого охвата используйте типовой перечень из пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проверьте, не является ли товарный знак коллективным знаком ЕАЭС, поскольку лицензионный договор не может передавать право использования такого знака (пункт 1 статьи 19 Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС, ратифицированного Федеральным законом от 09.11.2020 N 360-ФЗ).
Договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте для подтверждения права на использование товарного знака (пункт 2 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, пункты 5 и 7 статьи 18 Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС, ратифицированного Федеральным законом от 09.11.2020 N 360-ФЗ). Регистрация доступна онлайн по адресу https://rupto.ru/ru.
2. Вид лицензии
Риски:
В случае сохранения стандартных условий (неисключительная лицензия), лицензиар сможет предоставлять аналогичные права другим лицам (пункт 2 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации). Это лишает вас возможности воспользоваться защитой права, предусмотренной статьями 1252 и 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации (взыскание убытков или запрет использования товарного знака).
Рекомендации:
Предпочтительным является получение исключительной лицензии, которая лишает лицензиара права выдавать новые лицензии. В этом случае будьте готовы к обсуждению условий, позволяющих лицензиару самостоятельно использовать товарный знак на тех же условиях, что и вы, поскольку по умолчанию такое право отсутствует (подпункт 2 пункта 1, пункт 1.1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации). Возможно комбинирование видов лицензий для различных способов использования товарного знака (пункт 3 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации).
3. Территория использования
Риски:
Изменение стандартных правил относительно территории использования может ограничить ваши права и повлечь за собой ответственность за нарушение (пункт 3 статьи 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рекомендации:
В ваших интересах не указывать территорию в договоре, что позволит использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации (пункт 3 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если лицензиар настаивает на определении территории, предложите максимально четкое описание – город, регион или область. При использовании нескольких товарных знаков для каждого из них может быть установлена своя территория (пункт 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4. Срок договора
Риски:
При отсутствии указания срока действия договора, он будет ограничен пятью годами (пункт 4 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рекомендации:
Для получения максимально длительного срока действия лицензии, можно договориться о бессрочной лицензии, указав, что право использования товарного знака предоставляется на весь срок действия исключительного права на него. Это 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию (пункт 4 статьи 1235, пункт 1 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации, Позиция Верховного Суда Российской Федерации). При продлении исключительного права лицензиара, лицензионный договор автоматически продлевается (пункт 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации, Позиция Верховного Суда Российской Федерации).
5. Вознаграждение за использование товарного знака
Риски:
Отсутствие условия о вознаграждении является существенным недостатком и может привести к признанию договора незаключенным (пункт 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации). Бесплатное предоставление права может быть признано недействительным, если обе стороны являются коммерческими организациями, лицензия является исключительной и действует на весь срок исключительного права на товарный знак на территории всего мира (пункт 5.1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рекомендации:
Вознаграждение может быть в комбинированном виде – фиксированный разовый платеж и роялти (периодические платежи). Предпочтительным является роялти в виде процента от дохода, полученного от использования товарного знака, поскольку вознаграждение будет зависеть от успеха вашего бизнеса. Установка фиксированного роялти за определенный период времени может привести к оплате даже при неиспользовании товарного знака (Позиция Верховного Суда Российской Федерации).
6. Сублицензия
Риски:
В соответствии со стандартными правилами, для каждой сублицензии потребуется письменное согласие лицензиара (пункт 1 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации). Ответственность за действия сублицензиатов будете нести вы (пункт 4 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рекомендации:
Попробуйте договориться о включении в договор положения об автоматическом согласии на заключение сублицензионных договоров, что сэкономит время в будущем. Однако, лицензиар может отказаться от этого, поскольку отдельное согласие на каждую сублицензию позволяет ему контролировать использование товарного знака и устанавливать различные условия для сублицензиатов (например, ограничить способы использования или территорию) (Позиция Верховного Суда Российской Федерации). В любом случае, в договоре следует определить, кто несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата – он сам или вы.