При использовании товарных знаков в рекламных материалах, будь то собственные или чужие, необходимо строго соблюдать законодательные нормы, гарантирующие добросовестность и достоверность рекламы. Собственный товарный знак может быть использован без каких-либо дополнительных условий, однако исключительно в отношении тех товаров, для которых он официально зарегистрирован. Для размещения в своей рекламе чужого товарного знака, как правило, требуется предварительное согласие его правообладателя, которое может быть оформлено даже в виде простого письменного уведомления. Хотя в некоторых случаях отсутствие такого согласия не всегда означает нарушение, для минимизации рисков возникновения споров с правообладателем настоятельно рекомендуется его получить.

Использование собственного товарного знака в рекламе возможно при соблюдении двух ключевых условий. Во-первых, необходимо придерживаться общих правил обращения с товарными знаками, а именно использовать его для индивидуализации именно тех товаров, для которых он зарегистрирован, согласно пункту 1 и подпункту 4 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Во-вторых, следует учитывать специфические требования, предъявляемые к размещению товарных знаков непосредственно в рекламных материалах.

Использование чужого товарного знака в рекламе, по общему правилу, допустимо только при наличии разрешения от его правообладателя, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации. Такое разрешение может быть предоставлено посредством лицензионного договора или в рамках договора коммерческой концессии, включающего комплекс исключительных прав, согласно пунктам 1 статьи 1027 и 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации. Важно отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации не ограничивает правообладателя в способах выражения согласия на использование товарного знака. Судебная практика подтверждает, что правообладатель может предоставить простое согласие на использование товарного знака, в том числе в рекламе, без необходимости его государственной регистрации, как это следует из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2016 № С01-230/2016. Таким образом, согласие может быть выражено, например, обычным письмом. Существуют также ситуации, когда использование чужого товарного знака в рекламе без согласия правообладателя не признается нарушением исключительного права.

Тем не менее, в любом случае необходимо учитывать общие требования к размещению товарных знаков в рекламе.

Использование чужого товарного знака в рекламе без согласия правообладателя не всегда является нарушением исключительного права. Ни Гражданский кодекс Российской Федерации, ни Закон о рекламе не устанавливают конкретных условий для такого использования без согласия. Поэтому следует руководствоваться общим принципом, согласно которому использование чужих средств индивидуализации без разрешения правообладателя запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ). Например, не является нарушением использование товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ). Судебная практика также склоняется к тому, что реклама является неотъемлемой частью продвижения товара, и использование товарных знаков в рекламе товаров, введенных в оборот с согласия правообладателя, не признается незаконным (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2018 № С01-1078/2016). Однако следует быть осторожным: если магазин, реализующий товары, введенные в оборот правообладателем или с его согласия, размещает товарный знак этих товаров на своей вывеске, это может быть расценено как нарушение, поскольку судебная практика в таких случаях неоднозначна (см. Позицию СИП). Также существует мнение, что словесное упоминание чужого товарного знака, например, в качестве ключевых слов в контекстной рекламе, если оно не вызывает смешения, не является его использованием в смысле статьи 1484 ГК РФ и, следовательно, само по себе не нарушает исключительное право на товарный знак (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2021 № С01-768/2020). Тем не менее, использование чужого товарного знака в контекстной рекламе в качестве ключевых слов может быть рассмотрено как акт недобросовестной конкуренции, в зависимости от целей такого использования (пункт 172 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

При размещении товарного знака в рекламе необходимо соблюдать общие требования к рекламе. Особое внимание следует уделить тому, что специальные требования и ограничения, установленные Законом о рекламе для определенных видов товаров, распространяются и на рекламу средств индивидуализации этих товаров, включая товарные знаки (часть 4 статьи 2 Закона о рекламе). Кроме того, если товарный знак одного товара тождественен или сходен до степени смешения с товарным знаком другого товара, реклама которого ограничена по способу, времени или месту размещения, и при этом тождественный товарный знак используется для рекламы второго товара под видом первого с целью обхода установленных ограничений, такая реклама будет признана недобросовестной и недопустимой (часть 1, пункт 3 части 2 статьи 5 Закона о рекламе). Также, по общему правилу, упоминание товарных знаков в социальной рекламе запрещено (часть 4 статьи 10 Закона о рекламе).

Использование товарных знаков на иностранном языке в рекламе без перевода на русский язык допускается. Это является исключением из общего правила, согласно которому информация на иностранном языке в рекламе требует перевода (часть 3 статьи 3 Закона о государственном языке РФ). Важно помнить, что данное исключение распространяется только на зарегистрированные товарные знаки. Обозначение, находящееся на стадии государственной регистрации и проходящее экспертизу, до момента его регистрации товарным знаком не является (пункт 155 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10). В случае использования такого обозначения без перевода на русский язык антимонопольный орган может признать рекламу ненадлежащей, что может повлечь административную ответственность (Решение Омского УФАС России от 08.08.2019 по делу № 055/05/5-371/2019).

Вопрос о том, всегда ли размещение товарного знака признается рекламой, не имеет однозначного ответа. Закон не связывает признание информации рекламой исключительно с наличием или отсутствием в ней товарного знака. Однако Высший арбитражный суд Российской Федерации придерживается позиции, согласно которой изображение товарного знака само по себе может быть достаточным основанием для признания информации рекламой, поскольку оно вызывает у потребителя ассоциацию с определенным товаром и направлено на привлечение к нему внимания (пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58). Эта позиция находит применение в судебной практике, например, при определении рекламного или информационного характера вывески (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.07.2021 № Ф03-3418/2021). В то же время суды учитывают контекст размещения товарного знака. Например, в судебной практике встречаются случаи, когда размещение товарного знака на вывеске не признавалось рекламой, в частности, если информация на ней не выделяла конкретные товары, а вывеска располагалась у магазина, где продавался соответствующий товар (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.01.2018 № Ф09-7476/17).