Данный материал предназначен для оценки лицензионным договором основных рисков и типичных ошибок, включая отсутствие существенных условий, условия, уступающие стандартным положениям, невыгодные или несправедливые условия, недействительные положения, а также отсутствие выгодных условий, которые действуют по умолчанию.
Рекомендуется также ознакомиться с аналогичным материалом, предназначенным для лицензиата.
1. Условия о товарном знаке и порядке его использования
Риски:
Несогласование данных условий является существенным риском. В случае изменения планов лицензиата, отсутствие согласованных условий может послужить основанием для признания договора незаключенным.
Рекомендации:
В договоре необходимо четко указать товарный знак, на который предоставляются права, и его регистрационный номер (подпункт 1 пункта 6 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации). Следует перечислить товары, в отношении которых лицензиат будет использовать товарный знак, и способы использования, например, размещение в сети Интернет, на упаковке продукции или в рекламных материалах (подпункт 2 пункта 6 статьи 1235, пункт 2 статьи 1484, пункт 1.1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации). Следует учитывать, что лицензионный договор не может быть использован для передачи права использования коллективного знака ЕАЭС (пункт 1 статьи 19 Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС, ратифицированного Федеральным законом от 09.11.2020 N 360-ФЗ).
Договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте для подтверждения права на использование товарного знака (пункт 2 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, пункты 5 и 7 статьи 18 Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС, ратифицированного Федеральным законом от 09.11.2020 N 360-ФЗ). Регистрация доступна онлайн по адресу https://rupto.ru/ru.
2. Вид лицензии
Риски:
Изменение стандартных правил может ограничить возможность выдачи аналогичных лицензий другим лицам и, как следствие, ограничить права на использование товарного знака.
Рекомендации:
Не рекомендуется указывать вид лицензии в договоре. По умолчанию действует простая (неисключительная) лицензия, позволяющая заключать лицензионные договоры с другими контрагентами (подпункт 1 пункта 1 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации). В случае согласования исключительной лицензии, право на выдачу новых лицензий утрачивается. Необходимо отдельно оговорить возможность самостоятельного использования товарного знака лицензиаром на тех же условиях, что и лицензиат, поскольку по умолчанию такое право отсутствует (подпункт 2 пункта 1, пункт 2 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации). Допускается комбинирование видов лицензий для различных способов использования товарного знака (пункт 3 статьи 1236 Гражданского кодекса Российской Федерации).
3. Территория использования
Риски:
Отсутствие согласования территории использования предоставляет лицензиату максимальные права на всей территории Российской Федерации за ту же стоимость (пункт 3 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рекомендации:
Необходимо определить территорию, в пределах которой предоставляется право использования товарного знака, например, город, область или регион. При передаче прав на несколько товарных знаков, для каждого из них может быть установлена своя территория использования (пункт 3 статьи 1235, пункт 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4. Срок договора
Риски:
При отсутствии согласования срока, договор действует в течение пяти лет (пункт 4 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рекомендации:
Следует указать устраивающий срок действия договора, учитывая, что он не может превышать срок действия исключительного права на товарный знак – 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию (пункт 4 статьи 1235, пункт 1 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации, см. Позицию ВС РФ). Для бессрочной лицензии следует указать, что лицензиат может использовать товарный знак в течение всего срока действия исключительного права на него. При продлении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор автоматически продлевается (пункт 2 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации, Позиция ВС РФ).
5. Вознаграждение за использование товарного знака
Риски:
Отсутствие условия о вознаграждении является существенным риском и может привести к признанию договора незаключенным (пункт 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации). Бесплатное предоставление права может быть признано недействительным, если обе стороны являются коммерческими организациями, лицензия является исключительной и действует на весь срок исключительного права на товарный знак на территории всего мира (пункт 5.1 статьи 1235, статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Рекомендации:
Согласуйте вознаграждение в комбинированном виде – фиксированный разовый (паушальный) платеж и роялти – периодические платежи. Роялти можно установить в виде процента от дохода лицензиата, что привяжет вознаграждение к успеху бизнеса лицензиата. Для гарантированного дохода можно установить фиксированные платежи за определенный период (например, месяц, квартал) (см. Позицию ВС РФ).
6. Сублицензия
Риски:
Изменение стандартных правил (сублицензия с письменного согласия – пункт 1 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации) может привести к потере контроля над использованием товарного знака.
Рекомендации:
Не включайте автоматическое согласие в договор. Согласие на каждую сублицензию можно выдавать отдельно, что позволит устанавливать различные условия для сублицензиатов, например, ограничить способы использования или территорию (см. Позицию ВС РФ). Определите, кто несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата – он сам или лицензиат. При отсутствии указания, ответственность остается на лицензиате (пункт 4 статьи 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Отзыв согласия на заключение сублицензионного договора возможен, но может повлечь за собой возмещение убытков (см. Позицию ВС РФ).